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如何在“撤三”案件中提供商品和服务的使用证据?

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注册商标在注册满三年后,就面临着被他人提出注册商标连续三年不使用撤销的风险。很多商标申请人面对突如其来的“冷枪”有些不知所措并随之产生了如“这些提出撤三申请的单位或个人是否有权利对我的商标提出撤销?”、“我需要提供哪些使用证据来维持我的商标注册?”等诸多问题。
首先,《中华人民共和国商标法》第四十九条中指出:
“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标......”。
《中华人民共和国商标法实施条例》第六十六条中指出:
以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的,应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。
所以,任何单位或者个人可以以无正当理由连续三年不使用为由向商标局申请撤销该注册商标。所以,此“撤三”行为是具有法律依据的。
既而,商标申请人需要提供哪些使用证据来证明其商标的使用并维持其商标的注册呢?
此处所述商标的使用,是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品和服务来源的行为。商标注册人提供的商标使用证据,应结合其市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况综合判断其是否真实、公开、合法地使用商标。
在此笔者总结出了商标使用在商品和服务上的具体表现形式供商标注册人们进行参考,以方便对商标使用证据的搜集和整理。
商品商标:
1、采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、 容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
2、商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发 票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、电子商务经营的交易单据或者交易记录等上;
3、商标使用在广播、电视、互联网等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
4、商标在展览会、博览会上使用,包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用;
5、商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上;
6、其他符合法律规定的商标使用形式。
服务商标:
1、商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店 堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
2、商标使用于和服务有联系的文件资料上, 如发票、汇款单据、提供服务协议、 维修维护证明、电子商务经营的交易单据或者交易记录等;
3、商标使用在广播、电视、互联网等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;
4、商标在展览会、博览会上使用,包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工 牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用;
5、商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证 明文书上;
6、其他符合法律规定的商标使用形式。
但在实际的商标撤销案件中,经常会遇到商标权利人实际使用的商品或提供的服务与注册商标核定使用的商品或服务不一致的情况。因此,如何判定实际使用的商品/服务项目上的证据是否可以维持商标在核定商品或服务项目上的注册,对于保护注册商标专用权和维护公平的商标秩序至关重要。
原则上,注册商标的使用应是对核定商品上的使用,即注册商标使用在核定商品上的使用才能维持其注册权。在存在注册商标核定商品与实际使用商标不一致的情况下,则应以相关规范性文件为依据进行判定。以下举例说明。
情形一: 甲公司在商品分类第3类注册了一枚商标,其核定使用的商品为“眉笔”和“唇膏”两项商品。甲公司在市场上已经从事多年的生产和销售活动,但其实际生产和销售的商品仅为“唇膏”,并未涉及“眉笔”商品。因此,甲公司仅能提供注册商标在“唇膏”商品上的使用证据。那么申请人提交的注册商标在“唇膏”商品上的使用证据是否可以同时维持注册商标在核定使用的“眉笔”商品上的注册?
答案是肯定的。
《商标审查审理指南》中指出:
商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。
以上述指南为基础,以及根据《类似商品和服务区分表》可以确认,“眉笔”和“唇膏”商品均属于第3类的第0306类似群组,两商品属于类似商品。在这种情况下,假定甲公司提交的注册商标在“唇膏”商品上的使用证据有效,那么该证据可同时维持注册商标在与“唇膏”相类似的“眉笔”这一商品上的注册。
情形二:乙公司在商品分类第3类注册了一枚商标,其最终核定使用的商品仅为“眉笔”这一项商品。而乙公司在市场上实际生产和销售的商品为“唇膏”,并未涉及“眉笔”商品。因此,乙公司仅能提供注册商标在“唇膏”商品上的使用证据。那么其提交的注册商标在“唇膏”商品上的使用证据是否可以维持注册商标在核定使用的“眉笔”商品上的注册呢?
此种情况下,答案是否定的。
2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中指出:
具有下列情形之一的,当事人主张维持商标注册的,不予支持:仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的;......
在上述案例二的情形下,乙公司实际使用的“唇膏”这一商品并非其注册商标核定使用的具体商品,即乙公司仅能提交在核定商品之外但与核定商品构成类似的“唇膏”商品上的使用证据,则此部分证据应不予支持。因此,注册商标在“唇膏”商品上的使用证据不能维持注册商标在核定使用的“眉笔”商品上的注册。
情形三:在实践中,申请人往往更倾向于选择范围相对较大的上位概念的规范商品名称进行申报注册。例如,丙公司为其业务使用和发展需求,在第3类的“化妆品”商品上将其品牌logo申请注册成为商标。在实际使用中,丙公司在市场上已经从事多年对“唇膏”产品的生产和销售活动。丙公司在撤三案件中提交其商标在“唇膏”产品上的使用证据是否可以保护其注册商标在“化妆品”商品上的注册呢?
商标指定商品和服务的选择需要以《类似商品和服务区分表》为基础。但分类表中,同一类似群组的商品或服务并非都是同一级别的商品,也可能存在交叉和包含的关系。丙公司申请注册的商标核定使用的“化妆品”商品和实际使用的“唇膏”商品均属于第3类的0306类似群组,但显然“化妆品”商品的范围更广,是“唇膏”商品的上位概念。
北京高院审理指南第19.8条规定:
实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同,本质上属于同一商品的,或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的,可以认定构成对核定商品的使用。
因此,此情况适用“使用下位概念商品可以维持上位概念核定商品注册”的规则。故丙公司提交的“唇膏”商品上的使用证据可以认定注册商标在核定使用的“化妆品”商品上的使用。
笔者认为,提交商标在其指定的商品或服务项目上的使用证据这一行为并不难理解和操作,并且这些商标的证据就存在于商标注册人的日常商业活动中。但值得注意的是,商标注册人在提交注册申请时应谨慎合理的选择商品和服务项目,为后续商业使用和商标确权、维权做好充分准备。
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